从一起商标侵权案看新旧《商标法》的适用
案 情
2014年4月8日，江苏无锡工商局北塘分局接黑龙江绥化市稻香村米业有限公司（以下简称稻香村米业）投诉称：自己为天赐康商标在第30类商品（含米；谷物制品；生糯粉；汤元粉；食用面粉；人食用的去壳谷物；玉米粉）上的商标注册人，商标注册证号为第5089296号，无锡市北塘区某粮油经营部有销售侵犯其天赐康注册商标专用权大米的行为。
次日，工商执法人员至当事人经营场所检查，发现该经营部存放有待售的16.9吨标注黑龙江绥化市天赐康米业有限公司（以下简称天赐康米业）生产的袋装大米，该批大米包装袋正面印有显著的“天赐康”字样（未使用注册标记）。
经查，当事人从2010年起在无锡地区代理经销天赐康米业生产的“天赐康”大米。2014年3月中旬，稻香村米业在无锡地区拓展业务时，发现当事人经销的“天赐康”大米属侵犯该公司注册商标专用权商品，当即告知当事人并要求其停止销售侵权商品。当事人得知该情况后与天赐康米业取得联系并询问情况，天赐康米业表示会与稻香村米业沟通，当事人可以继续销售。当事人遂于2014年4月2日和4月6日分两批（每批26吨）从天赐康米业以每公斤5.4元的价格购进该公司生产的“天赐康”纯天然长粒香米52吨，在无锡市场上以每公斤5.6元的价格出售，至案发已售出35.1吨。
在调查取证过程中，当事人向工商机关提供了进销货凭证、运输单据、账册以及天赐康米业的营业执照复印件、工业产品生产许可证复印件。天赐康米业也提供了一份情况说明，表示以前不知道“天赐康”在米这一商品类别上已被他人注册，以后的产品不会再突出使用“天赐康”字样。
争 议
由于当事人的违法行为发生在新《商标法》施行前，而对该案的调查取证及作出处罚决定时间延续到新《商标法》施行后，办案人员对该案如何处理有两种不同意见。
第一种意见认为：《工商总局关于执行修改后的〈中华人民共和国商标法〉有关问题的通知》（工商标字〔2014〕81号）规定：“商标违法行为发生在2014年5月1日以前的，适用修改前的商标法处理；商标违法行为发生在2014年5月1日以前且持续到2014年5月1日以后的，适用修改后的商标法处理。”根据此规定，本案中当事人的商标侵权行为发生在2014年5月1日前，应当直接适用旧《商标法》处理，认定当事人2010年起经销涉案“天赐康”大米构成商标侵权行为，没收、销毁侵权商品，并可处非法经营额三倍以下的罚款。
第二种意见认为：旧《商标法》与新《商标法》对销售侵犯注册商标专用权商品行为的定性规定是一致的，但处罚上出现了新变化。新《商标法》第六十条第二款规定：“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售。”根据“从旧兼从轻”原则，对于当事人的行为应区分主观故意，不知道销售的是侵犯注册商标专用权商品的，应当适用新《商标法》，认定其侵权行为成立，但只能责令停止销售；对于当事人明知的侵权行为，则应适用旧《商标法》，认定其侵权行为成立，没收侵权商品，并可处非法经营额三倍以下的罚款。
分 析
本案的争议焦点集中在新旧《商标法》的适用以及当事人主观故意的认定上。
（一）新旧《商标法》的适用
1.最高人民法院《关于审理行政案件适用法律规范问题的座谈会纪要》第三点“关于新旧法律规范的适用规则”明确规定：“根据行政审判中的普遍认识和做法，行政相对人的行为发生在新法施行以前，具体行政行为作出在新法施行以后，人民法院审查具体行政行为的合法性时，实体问题适用旧法规定，程序问题适用新法规定，但下列情形除外：（一）法律、法规或规章另有规定的；（二）适用新法对保护行政相对人的合法权益更为有利的；（三）按照具体行政行为的性质应当适用新法的实体规定的。”可见，“从旧兼从轻”原则在行政法领域是适用的。
2.根据旧《商标法》及《实施条例》的规定，对于侵犯商标专用权的行为，没收侵权商品，并可处非法经营额三倍以下的罚款。新《商标法》规定，对于侵犯商标专用权的行为没收侵权商品，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额五倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处二十五万元以下的罚款。对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售。
从新旧《商标法》对侵犯商标专用权行为设定的罚则来看，新《商标法》更重，但有一种特殊情况除外。对于行政相对人不知情，能证明该商品是合法取得并说明提供者的情形，新《商标法》明确规定“责令停止销售”，不再给予行政处罚。在此情形下，适用新《商标法》显然更有利于行政相对人。
根据上述分析可知，本案当事人能够说明其经销的涉案产品的合法来源及提供者，因此主观故意的判断成为关键，如果其销售侵权大米存在主观故意，应适用旧《商标法》处理；如果确实不知情，则适用新《商标法》。
（二）行为人主观故意的认定
1.《商标法》历次修改在行为人主观故意方面的变化。
《商标法》自1982年制订以来，已历经3次修改。值得注意的是，每次修改都涉及销售商标侵权商品行为归责原则，对这种行为的定性及处罚一直处于变化中。
1982版《商标法》采用无过错原则，1993版《商标法》及《实施细则》采用过错原则，以明知或应知为构成要件。2001版《商标法》又恢复为无过错原则，删除了“明知”，不论侵权人主观上是否知道其销售的是侵权商品，只要客观上实施了销售侵权商品的行为，就认定为侵权，要承担民事责任和行政责任甚至刑事责任。
新《商标法》将两种原则有机结合，在销售侵权商品行为定性上采用无过错原则，而在责任承担上采用过错原则，即不论侵权人主观上是否知道其销售的是侵权商品，只要客观上实施了销售侵权商品的行为，就认定为侵权，但如果没有过错，则不承担赔偿责任，也不予行政处罚。
2.新《商标法》第六十条第二款“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售”的理解和操作。
从该款的规定来看，认定侵权人无过错有两个判断标准：一是主观上不知道，二是能证明商品为合法取得并说明提供者。同时符合这两个标准，才能认定为无过错。
对于第二个标准中的“合法取得”，新《商标法实施条例》第七十九条已作出明确规定，包括：有供货单位合法签章的供货清单和货款收据且经查证属实或者供货单位认可的；有供销双方签订的进货合同且经查证已真实履行的；有合法进货发票且发票记载事项与涉案商品对应的；其他能够证明合法取得涉案商品的情形。关于“说明提供者”，2013年9月出版的《中华人民共和国商标法释义》指出：“说明提供者，是指销售者能够说明该商品的出卖方的姓名、名称、住所或者提供其他线索，并且能够被查实。”
应该说，这个标准的可操作性还是比较强的。
相对于“合法取得”，“不知道”的认定比较复杂。笔者认为，在侵权人能够提供合法取得的证据并说明提供者的前提下，举证责任转移到商标权利人和行政机关。如果商标权利人或行政机关不能证明当事人为明知或应知，则侵权人不承担民事赔偿责任和行政处罚。
明知是一种故意的过错，是销售者明知其销售行为会造成对权利人的侵害而有意的行为；应知是一种过失的过错，是指销售者应该注意到自己所售的商品为侵权商品，但由于疏忽大意而没有注意，导致侵权行为的发生。对于明知应知的判断，国家工商局1994年印发的《关于执行〈商标法〉及其〈实施细则〉若干问题的通知》第六条有关于对“明知”和“应知”如何理解和操作的问题的规定：工商行政管理机关在查处这种行为时，对以下情况，应判定经销者为《商标法》第三十八条第二项和《细则》第四十一条第一项所指的“明知”或“应知”： 1.更改、掉换经销商品上的商标而被当场查获的； 2.同一违法事实受到处罚后重犯的；3.事先已被警告，而不改正的； 4.有意采取不正当进货渠道，且价格大大低于已知正品的；5.在发票、账目等会计凭证上弄虚作假的；6.专业公司大规模经销假冒注册商标商品或者商标侵权商品的；7.案发后转移、销毁物证，提供虚假证明、虚假情况的；8.其他可以认定当事人明知或应知的。该通知已随着2001版《商标法》删除“明知”要件而失效，但笔者认为在认定当事人“不知道”时可作适当借鉴。
3.关于本案当事人主观故意的认定。
本案当事人在无锡市场经销天赐康米业生产的“天赐康”大米多年，“天赐康”是天赐康米业的字号，其商品外包装袋虽突出使用“天赐康”字样，但并未标注注册标记。因此，在2014年3月中旬稻香村米业明确告知其销售的天赐康米业生产的“天赐康”大米为商标侵权商品之前，当事人的销售行为可认定为“不知道”。但是，当事人在收到稻香村米业的告知后，已知天赐康是注册商标，仍继续其违法销售行为，应当认定为“明知”。
结 论
当事人销售侵犯注册商标专用权大米的行为均发生在新《商标法》施行前，而对该案的调查取证及作出处罚决定时间延续到新《商标法》施行后。对当事人处罚依据的法律适用应根据当事人的主观情况，分别对待。
当事人2014年3月中旬被告知前销售涉案天赐康大米的行为，由于其不知道是侵权商品，同时能证明合法来源、说明提供者，适用新《商标法》的规定对当事人更为有利。笔者认为，应依据新《商标法》第六十条第二款“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售”的规定，责令当事人停止销售，不予行政处罚。
针对当事人2014年3月中旬被告知后，明知天赐康大米为侵权商品仍继续销售的行为，应根据旧《商标法》第五十三条“有本法第五十二条所列侵犯注册商标专用权行为之一……工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，并可处以罚款”的规定处罚。 □单 炜 段金丰 朱品昌
来源：中国工商报